First-to-file Dan/atau Constitutive System Dalam Hukum Merek Di Indonesia

Blog berisi penjelasan hukum dari sejarah, teori, dan praktek di negara Indonesia dan Internasional sampai muncul dan lahirnya hukum.

System First-to-file

Hukum Merek Indonesia

Hukum merek di Indonesia menganut sistem first-to-file dalam memberikan pendaftaran suatu merek. Sistem First-to-file berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.

Hak atas merek lahir karena pendaftaran (Constitutive System)

Suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Kementrian Hukum dan HAM R.I. (Ditjen HKI). Pendaftaran merek melahirkan hak ekslusif kepada pemilik merek untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10 tahun, dan bisa diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut melalui suatu perjanjian.

Selain untuk memperoleh hak eksklusif tersebut di atas, mengapa suatu merek sangat perlu untuk didaftarkan di Indonesia, alasannya adalah sebagai berikut :

Pemilik pendaftaran merek dapat melarang ataupun melakukan tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pihak lain yang menggunakan, mengedarkan, memperdagangkan atau memproduksi suatu merek yang sama untuk produk/jasa yang sejenis tanpa ijin si pemilik pendaftaran merek;

Tanpa pendaftaran merek, pemilik tidak dapat melakukan peneguran ataupun tindakan hukum seperti tersebut pada poin 1.

Gugatan pembatalan/penghapusan merek terdaftar sebagai satu-satunya jalan memperoleh merek anda yang terlanjur didaftar oleh pihak lain tanpa ijin

Apabila merek Anda terlanjur didaftar oleh pihak lain tanpa seijin Anda, langkah hukum yang memungkinkan Anda memperoleh hak atas merek Anda tersebut adalah dengan cara mengajukan gugatan pembatalan/penghapusan merek melalui Pengadilan Niaga. Jika langkah tersebut tidak dilakukan, maka selama merek tersebut terdaftar atas nama pihak lain, maka Anda atau siapapun yang tidak diberi ijin oleh si pemilik pendaftaran dilarang untuk memperdagangkan, memproduksi, ataupun mengedarkan barang/jasa dengan memakai merek tersebut, sepanjang barang/jasa yang bersangkutan sejenis dengan barang/jasa yang terdaftar. Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek yang bersangkutan.

Penelusuran Merek (Trademark Search)

Sebelum Anda memutuskan untuk menggunakan, memperdagangkan, mengedarkan dan memproduksi suatu produk atau jasa dengan merek tertentu, perlu dilakukan pengecekan di Ditjen HKI untuk mengetahui apakah merek yang Anda pakai untuk produk/jasa tersebut sudah terdaftar atas nama pihak lain. Jika belum terdaftar maka Anda dapat sesegera mungkin mengajukan permohonan pendaftaran merek di kelas barang/jasa yang Anda minati.

Ulasan :

Perlindungan hak merek itu memerlukan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”). Pasal 1 angka 5 UU MIG menyatakan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Namun, merek tidak dapat didaftar jika:[1]

Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

Tidak memiliki daya pembeda;

dan/atau merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Perlu diketahui bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.[2]

Sehubungan dengan pertanyaan Anda, perlu dipastikan lagi apakah orang yang menjual barang yang mereknya sama dengan miliknya itu telah mendaftar mereknya lebih dulu? Jika memang orang yang menjual barang tersebut pemilik sah dari merek yang telah ia daftarkan, maka orang dalam pertanyaan Anda tentu tidak dapat dikatakan sebagai ‘pemilik merek’ dan tidak dapat menggugat orang yang menjual barang dengan merek tersebut karena perlindungan merek itu sudah ada sejak didaftarkan.

Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan sesuai dengan yang diatur pada Pasal 35 ayat (1) UU MIG. Jangka waktu pelindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.[3]

Maka bisa disampaikan bahwa hanya merek yang sudah terdaftar yang berhak atas perlindungan hukum dan perlindungannya lahir sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.[4] Persyaratan minimum terdiri atas:[5] formulir permohonan yang telah diisi lengkap; label merek; dan bukti pembayaran biaya.

Di sini kami luruskan bahwa ‘pemilik merek’ dalam pertanyaan Anda tidak dapat ‘mengakui’ bahwa itu mereknya karena memang belum didaftarkan dan tidak dapat menggugat si penjual barang tersebut.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

[1] Pasal 20 UU MIG

[2] Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG

[3] Pasal 35 ayat (2) UU MIG

[4] Pasal 1 angka 16 UU MIG

[5] Pasal 13 ayat (2) UU MIG

Share this post